Solicitar uma patente versus manter sua invenção em segredo comercial

Por muitos anos, a partir de 1942, o Premarin foi o único medicamento de terapia de reposição hormonal no mercado derivado de uma fonte natural. O medicamento, fornecido como tratamento para os sintomas negativos da menopausa, tornou-se o medicamento mais prescrito nos EUA e no Canadá durante esse período. A Wyeth, uma empresa farmacêutica adquirida pela Pfizer em 2009, era a única fornecedora da Premarin. Uma série de patentes foram emitidas sobre o medicamento na década de 1940, mas muito depois de expirarem, ainda não havia concorrentes genéricos no mercado. Como a Wyeth poderia manter essa exclusividade por um período tão longo, décadas além dos 20 anos do prazo da patente? A resposta é que ninguém conseguiu duplicar o processo de extração, que a Wyeth não patenteou, mas manteve como segredo comercial. O ingrediente chave do Premarin são os estrogênios conjugados extraídos da urina da égua prenhes. Isso mesmo. O molho secreto da droga multimilionária é o xixi de cavalo, e o processo de extração dos estrogênios equinos era mantido na fábrica da Wyeth em Brandon, Canadá. Embora os debates acalorados continuem sobre o impacto da guerra de patentes na competitividade do mercado, as implicações dos segredos comerciais têm maior probabilidade de serem mal compreendidas. Acredita-se que os segredos comerciais sejam o verdadeiro carro-chefe da economia do conhecimento, devido à sua importância generalizada. Ao mesmo tempo, os segredos comerciais são vistos como o enteado da propriedade intelectual porque operam, por definição, em sigilo, e sabemos muito menos sobre seu papel na competição de mercado do que sabemos sobre patentes, direitos autorais e marcas registradas. Por que algumas empresas optam por patentear sua inovação, enquanto outras optam por ocultá-la? Compare o paradigmático segredo comercial americano antigo — a única receita da Coca Cola — com a patente paradigmática — o telefone. Alexander Graham Bell patenteou o telefone em 1876 como Patente dos Estados Unidos nº 174.465, a patente mais valiosa da história. Dez anos depois, em 1886, o Dr. John Pemberton criou o que hoje é o segredo comercial mais famoso do mundo: a fórmula da Coca-Cola. Os insiders o conhecem como Merchandise 7X.. Nenhum empreiteiro tem a receita completa; cada um tem a tarefa de preparar apenas partes da mistura clássica. A empresa manteve o segredo por mais de um século, supostamente armazenando-o em um cofre no centro de Atlanta e restringindo o acesso a apenas alguns executivos. A Coca Cola poderia ter patenteado a fórmula, mas isso daria à empresa apenas vinte anos de direitos de exclusividade sobre seu sabor clássico. Em vez disso, a fórmula é bloqueada, literal e indefinidamente. Teoricamente, um segredo comercial bem guardado poderia durar para sempre. Mas há um risco. Ao contrário das patentes, é perfeitamente legal fazer engenharia reversa e copiar um segredo comercial. Uma patente dura apenas 20 anos, mas durante nesse período, a proteção é muito mais forte: invenção independente não é defesa em um processo de patente. Em 1998, um grupo de criadores de cavalos montou repentinamente uma instalação de produção e apresentou um Solicitação abreviada de novos medicamentos (ANDA) para uma versão genérica do Premarin. Eles alegaram ter conseguido extrair urina de égua onde outros falharam. Isso, é claro, representou uma séria ameaça a um produto extremamente lucrativo. Se os criadores de cavalos tivessem realmente tido sorte de forma independente e honesta em sua descoberta, a Wyeth teria perdido seu domínio no mercado. Esse não foi o caso. A Wyeth lançou uma investigação extensa e cara que resultou em evidências de que os criadores de cavalos haviam encorajado indevidamente um dos ex-cientistas da Wyeth a fornecer os segredos do processo de fabricação. O tribunal emitiu uma sentença abrangente e devastadora contra esses novos concorrentes, ordenando a suspensão permanente do uso do segredo comercial. Patentes e segredos comerciais apresentam escolhas opostas. Os segredos comerciais derivam sua proteção legal de sua natureza inerentemente secreta. As patentes, por outro lado, só podem ser protegidas por meio de divulgação pública. Na verdade, uma patente será invalidada se o inventor se abster de descrever detalhes importantes. Esse requisito, chamado capacitação, exige que o titular da patente divulgue informações suficientes para que outras pessoas usem a invenção após a expiração da patente. As restrições orçamentárias e os custos de registro de uma patente forçam uma avaliação inteligente de suas opções. Ao se deparar com a opção de patentear ou ocultar uma inovação valiosa, você deve primeiro se perguntar se a invenção é patenteável. A concessão de uma patente atende aos requisitos legais de não obviedade, novidade e utilidade? Mesmo que isso aconteça, pergunte a si mesmo: A invenção será útil por mais de 20 anos? É possível que outras empresas façam engenharia reversa? A invenção é detectável e incorporada no próprio produto ou faz parte de um processo interno de fabricação? É provável que a invenção seja descoberta de forma independente em um futuro próximo? O produto é observado regularmente em ambientes públicos? As respostas a essas perguntas são específicas da empresa e da invenção. Uma empresa que tem alta movimentação de seus funcionários e que usa uma série de parceiros em seu processo de produção pode, com razão, temer seguir o caminho dos segredos comerciais. É importante ressaltar que, assim como com o Premarin, a lei secreta comercial e a lei de patentes podem coexistir. Diferentes formas de direitos de propriedade intelectual podem ser usadas para proteger informações valiosas. As patentes geralmente protegem o conceito amplo, enquanto os segredos comerciais protegem os detalhes da produção. O Lei de Inventos da América Leahy-Smith foi aprovada em 2011 e a maioria de suas disposições entrou em vigor no início deste ano. A lei reduz os requisitos de divulgação de invenções, eliminando pela primeira vez efetivamente a ameaça de invalidar uma patente por não divulgar o melhor modo de implementação. Isso pode levar os inventores a confiarem mais na estratégia dupla de proteção de patentes e segredos comerciais para uma única invenção. Outra mudança importante na recente reforma de patentes é a defesa contra alegações de violação de patente para qualquer pessoa que tenha usado comercialmente uma invenção, mesmo que em segredo, pelo menos um ano antes do pedido da patente. Essa mudança pode inclinar ainda mais a balança para uma maior dependência do sigilo para certas inovações. Essas escolhas são estratégicas, e a empresa também deve pensar em uma visão mais ampla dos ativos intangíveis gerais que sua empresa possui. As diferentes formas de proteção devem ser entendidas como um portfólio de ativos — talvez você queira diversificar e distribuir seu risco. Um amigo meu que é vice-presidente de uma empresa altamente inovadora no setor marítimo descreve adequadamente a proteção à propriedade intelectual como um negócio de volume: “Você nunca sabe o que será o diamante bruto”.

Solicitar uma patente versus manter sua invenção em segredo comercial

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